Cómo demostrar el uso de tu marca: la prueba que refuerza tu oposición frente a otras marcas
Introducción
Cuando una empresa presenta oposición a una nueva solicitud de marca, no basta con ser titular de un registro anterior. En muchos casos, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) pueden exigir que el oponente demuestre el uso efectivo de su marca, si lo requiere la parte solicitante-impugnada durante el procedimiento de la oposición. Este requisito se ha convertido en uno de los puntos críticos en los procedimientos de oposición, y su cumplimiento puede marcar la diferencia entre ganar o perder la defensa de una marca consolidada, considerando los criterios adoptados por los examinadores en cuanto a la validez y calidad demostrable de la prueba.
En España y según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (modificado por el art. 1.10 del Real Decreto-ley 23/2018), en su Artículo 21. Suspensión de la solicitud y examen de la oposición.
- A instancia del solicitante, el titular de la marca anterior que hubiera formulado oposición aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o fecha de prioridad de la marca posterior, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, conforme a lo previsto en el artículo 39, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso, siempre que en dicha fecha de presentación o prioridad de la marca posterior la marca anterior lleve registrada al menos cinco años, conforme a lo previsto en el artículo 39. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.
- En el supuesto contemplado en el apartado anterior, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al oponente para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso. La Oficina así mismo, dará traslado al solicitante de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.
- Si la marca anterior se ha utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los que haya estado registrada, a efectos del examen de la oposición formulada, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.
- Los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo serán también de aplicación cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.
En la UE y según indica el Reglamento (UE) 2017/1001, que regula la marca de la Unión Europea, en su Artículo 47 Examen de la oposición
- A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca de la Unión anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.
- El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Unión queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.
- Si lo juzgara útil, la Oficina invitará a las partes a una conciliación.
- Si del examen de la oposición resultara que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la 2 marca de la Unión se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate. En caso contrario, será desestimada la oposición.
¿Qué es la prueba de uso en una oposición?
La prueba de uso es el conjunto de documentos y evidencias que acreditan que la marca anterior, en la que se basa la oposición, ha sido usada efectivamente en los cinco años previos a la solicitud impugnada. Este requisito busca evitar que marcas registradas pero inactivas bloqueen el acceso al registro de nuevos signos que sí tienen una presencia real en el mercado.
El oponente debe demostrar un uso real, efectivo y no simbólico, que responda a una explotación comercial genuina. El objetivo no es probar el éxito económico de la marca, sino su presencia constante en el tráfico comercial, proporcional al tamaño del negocio o empresa, y para los productos o servicios que define.
Tipos de pruebas válidas para acreditar el uso de la marca
La clave está en presentar documentación coherente y verificable, datada entre las fechas señaladas, que relacione directamente la marca con los productos o servicios protegidos. Entre las pruebas más habituales, aunque no de manera exhaustiva, se encuentran:
1. Facturas y documentos comerciales
Las facturas deben incluir la marca, bien en el membrete o en la descripción del producto o servicio prestado (pretendiendo privacidad). Son la prueba más directa del uso real en el mercado. Deben indicar las fechas y el territorio donde se realizaron las operaciones.
2. Catálogos, albaranes y presupuestos
Los catálogos en los que aparece la marca del producto, y albaranes sirven para demostrar la comercialización de productos o servicios bajo la marca especialmente cuando los albaranes contienen referencia de un catálogo. Deben estar fechados y mostrar la relación entre la marca y los productos o servicios correspondientes.
3. Contratos y documentos profesionales
En el caso de servicios, pueden aportarse contratos o informes emitidos bajo la denominación de la marca. También se admiten correos electrónicos o propuestas comerciales que evidencien el uso en pedidos o en entregas del producto o servicio con el signo distintivo.
4. Prueba de uso en Internet y redes sociales
Las publicaciones en redes sociales, páginas web corporativas o plataformas de venta online son una fuente creciente de prueba. Deben complementarse con información sobre la fecha de publicación, el alcance geográfico y el vínculo entre la marca y los productos o servicios ofrecidos. La herramienta “Waybackmachine” es útil en estos casos.
5. Publicidad y material promocional
Anuncios, folletos, vídeos promocionales, campañas digitales o incluso octavillas de reparto manual pueden servir como prueba. La clave está en acreditar la fecha, el territorio y el uso visible de la marca en ellos lo cual puede hacerse mediante la disposición en el propio contrato de distribución de octavillas, el contenido visual de éstas.
6. Documentos de transporte o entregas a domicilio
Los documentos logísticos —como etiquetas de envío, guías de transporte o comprobantes de entrega— pueden reforzar la prueba al demostrar distribución efectiva bajo la marca. Si tienen vinculación con “factura número…” o con “albarán número…” se completa la relación con la marca que se acredita.
7. Fotografías y rótulos
Imágenes de escaparates, carteles, envases, luminosos o material de oficina con la marca visible son útiles siempre que se pueda acreditar la fecha y el lugar.
Criterios de calidad de la prueba
Ni la cantidad ni la notoriedad del titular sustituyen a una prueba sólida. Es preferible presentar pocas pruebas de alta calidad que una gran cantidad de documentos sin relevancia directa. Ambas Oficinas valoran la coherencia, la autenticidad y la conexión entre los documentos aportados y los productos o servicios protegidos.
Errores comunes a evitar incluyen facturas sin la marca visible, pruebas que omiten el territorio o documentos genéricos, o meros albaranes sin referencia a un producto concreto que no demuestran actividad comercial real. Asimismo, la reputación o el prestigio del titular no sustituyen el requisito de uso efectivo.
Auditoría de uso y documentación preventiva
Ante la creciente exigencia de pruebas en los procedimientos de oposición, conviene adoptar una política de documentación proactiva. Una auditoría de uso de marca permite recopilar, clasificar y conservar las evidencias de explotación comercial de manera ordenada y continua y puede ayudarle a identificar posibles debilidades: Evolución que ha modificado la apariencia y/o denominación de la marca, ausencia de facturas con la marca, y también una inadecuada o desactualizada definición de productos o servicios.
Esta práctica evita situaciones en las que el cliente dispone de reconocimiento público o presencia mediática, pero carece de documentos concretos que vinculen la marca con su actividad económica. Con nuestra auditoría de uso, cada marca de la cartera queda respaldada por un expediente probatorio actualizado.
Consejos prácticos para preparar la prueba de uso
- Asegúrate de que las facturas y presupuestos incluyan la marca visible del producto o servicio que se factura. Si no está en membrete puede indicarse en el concepto.
- Conserva copias de catálogos, anuncios y materiales promocionales con fecha y ámbito de difusión.
- Documenta la actividad online mediante capturas certificadas o informes de analítica web.
- Mantén coherencia en el uso del logotipo, denominación y territorio declarado. La revisión de la imagen de la marca puede requerir un registro adaptado a la última realidad.
- Realiza revisiones periódicas para garantizar que siempre exista documentación actualizada.
- Cuando los “planes” de uso hayan sido interrumpidos por razones de compleja justificación (legales, por licencia de obras o licencia de comercialización de un producto, o por requisitos de inversión, etc.), no se considera un hecho reprobable solicitar de nuevo la marca con alguna pequeña variación, de modo que se elimina el problema de la prueba de uso en proyectos muy importantes no preparados aun para la salida al mercado.
Conclusión
Demostrar el uso de una marca no solo es una obligación legal, sino una estrategia de defensa frente a terceros. Una oposición sólida depende tanto de la antigüedad de la marca como de la capacidad para acreditar su presencia real en el mercado.
Invertir tiempo en preparar y conservar documentación fiable puede marcar la diferencia entre mantener o perder derechos sobre una marca consolidada.
En ABECSA ayudamos a empresas y profesionales a recopilar, conservar y presentar correctamente las pruebas de uso de sus marcas. Contacta con nosotros para auditar el uso de tu marca y fortalecer tus oposiciones frente a terceros. Es importante que solicites nuestra ayuda para valorar la fortaleza de tus marcas que sirvan de base en una oposición a otra marca.
