Registrar Marca Internacional

Lista de países que ratificaron el Acuerdo y el Protocolo de Madrid y que pueden ser designados por una marca internacional (en continuo crecimiento)

Estado a 1 de agosto de 2023

Este sistema no podrá ser utilizado para proteger una marca en país fuera de la Unión de Madrid.

Lista de países no pertenecientes a la Unión de Madrid, (en los que la marca deberá protegerse en cada uno, de forma individual)

Si deseas proteger tu marca en otros países del mundo, este sistema de designación múltiple puede ser muy útil y razonable en lo que a costes se refiere, sobre todo si se trata de varios países de la Unión de Madrid, considerando que las tasas de solicitud locales serían elevadas si solicitase la marca directamente en cada país y hubiera que seguir por separado el procedimiento ante cada Oficina nacional.

Idioma de presentación. Una marca internacional puede presentarse en cualquiera de los tres idiomas; inglés, francés o español.

Solicitudes multiclase

Una solicitud de marca internacional permite incluir tantas clases como tenga el registro base.

Sistema Centralizado

Las marcas internacionales del Sistema de Madrid son gestionadas por una sola oficina; la OMPI. Tras el registro definitivo de la marca internacional, este sistema también simplificará su designación posterior de otros países además de las renovaciones, los cambios de nombre o dirección del titular o las transferencias de titularidad, que serán inscritas por la OMPI. Asimismo, este sistema permite  transferencias para sólo algunos de los países designados, o de sólo una parte de los productos o servicios, o limitar la lista de productos y servicios con respecto a sólo algunas de las Oficinas designadas, gestionando la OMPI estos trámites. El Sistema de Madrid sustituye el registro nacional en cada uno de estos países y por tanto el registro de marca internacional consistiría en un conjunto de registros de marcas nacionales.

Procedimientos ante las oficinas nacionales y regionales

Aunque la marca internacional consistirá en una sola solicitud, este no es un sistema unitario, lo que significa que los procedimientos de examen y de oposición serán gestionados por cada Oficina nacional o regional y su protección puede ser rechazada por alguna de las Oficinas designadas o puede ser limitada o renunciada únicamente para ciertos estados designados. Además, las acciones de cancelación o cualquier acción por infracción de una marca internacional deberán instarse por separado en cada uno de los países en cuestión.

Dependencia de la marca básica

Una marca internacional dependería de la marca de base en su Oficina de origen durante un período de 5 años tras la fecha de concesión, lo que significa que si tu marca básica regional o nacional fuese denegada, retirada o cancelada, el registro internacional también dejará de tener efecto. Después de la expiración del mencionado período de 5 años, el registro internacional será totalmente independiente de la marca de básica.

Los servicios de valor añadido que ofrecemos sobre marcas internacionales se resumen seguidamente:

Planificación de la estrategia

Podemos ayudarte a planear tu estrategia de protección de propiedad industrial en los territorios de interés, conforme a tus necesidades y presupuesto, pero siempre tratando de conseguir la protección más amplia posible además de evitar aquellos errores comunes de presentación que supongan una amenaza para la validez de tus derechos en el futuro.

Búsqueda de viabilidad gratuita

Llevaremos a cabo una búsqueda básica gratuita en todos los registros europeos o una búsqueda exhaustiva en profundidad en múltiples territorios para ayudarte a encontrar una marca viable para tu nuevo producto o servicio antes de solicitar la marca internacional y antes de que empiece a usar este nombre, mediante la comprobación de marcas anteriores potencialmente conflictivas con la tuya, revisando si son idénticas o similares. Nuestro servicio de búsquedas previas puede ahorrarte tiempo, costes y esfuerzos innecesarios de diseño, de publicidad o promoción así como evadirte de la responsabilidad legal por usar erróneamente un nombre muy similar al registrado como marca por otra empresa, asesorándote sobre el posible riesgo de infracción si usase un signo concreto.

Presentación

Presentaremos la solicitud de marca internacional en tu nombre si estuviese disponible, pronosticando los aspectos relevantes y la forma correcta en la que debe ser solicitada: las clases de productos y/o servicios, diseño, colores, etc. Tenemos tarifas fijas para el registro y seguimiento de marcas internacionales que te permitirá prever los costes estimados de protección en España.

Restricción:

Sólo podremos presentar una marca internacional en tu nombre si tu o tu empresa tiene un domicilio o establecimiento industrial o comercial que sea real y efectivo en el territorio español (en base a una marca española) o en otro país de la Unión Europea (en base a una marca de la UE). De no tener dicho domicilio, la presentación deberá hacerse desde la Oficina del país de origen del titular y sólo podremos intervenir en la representación de la parte española o de la marca de la UE, cuando alguna de nuestras jurisdicciones sean designadas por la marca internacional.

Seguimiento

Haremos un seguimiento de la solicitud de la marca internacional hasta la resolución final, informándote debidamente de toda comunicación oficial que recibamos de la OMPI, o coordinaremos a través de nuestro asociado local de la Oficina designada, las notificaciones de incidencias y asesoramiento preliminar sobre cada paso a seguir, si fuese necesario, enviándote las publicaciones y avisos de todos los plazos a tener en cuenta, incluyendo recordatorios y vencimientos de su próxima renovación.

Defensa. – Acciones oficiales

Si tu marca internacional tuviese un rechazo provisional por cualquier Oficina nacional señalando defectos formales o si un tercero se opusiera a ella, así como si desea oponerse a una solicitud conflictiva, podremos coordinar la defensa a mediante nuestro corresponsal asociado para responder a la acción oficial donde tu marca fuese objetada o impugnada, si fuera necesario, durante el examen de oficio o el procedimiento de oposición y recurso, o podremos defender directamente el registro internacional cuando designe España o la Unión Europea si el registro internacional fuese objetado o impugnado durante el procedimiento administrativo. – Litigios. En procedimientos de infracción de derechos de marca o de competencia desleal, podremos representar y defender ya sea al demandante o al demandado ante los Tribunales españoles y europeos.

Servicios de vigilancia

Podemos ofrecerte un servicio de vigilancia de suscripción anual sobre aquellos países y territorios designados por la marca internacional, manteniéndonos atentos a lo que terceros intentan registrar. Si detectásemos una nueva solicitud publicada que fuese conflictiva o incompatible con tu derecho anterior, seguidamente, te enviaremos un aviso proponiéndote la oposición dentro del plazo habilitado.

Otras acciones

Podremos gestionar cualquier asunto relacionado con marcas internacionales como la inscripción de licencias, cambio de nombres y transferencias de titular.

Los RI que designen la UE (Protocolo de Madrid) tendrán el mismo efecto legal que una marca de la UE y como si ésta fuera presentada directamente ante la EUIPO, la cual deberá seguir el mismo proceso y cumplir con los mismos requisitos. La Oficina Internacional de la OMPI requerirá a la EUIPO, al igual que a todas las Oficinas nacionales, que un rechazo provisional basado en motivos absolutos o en una oposición de un tercero, sea notificada a la Oficina Internacional por la EUIPO en el plazo habitual de 12 meses o en un plazo de 18 meses por la Oficina española OEPM, y la OMPI notificará al titular de esta incidencia junto con el plazo fijado por la Oficina designada permitiéndote remediar cualquier deficiencia o responder a esta acción oficial en defensa del rechazo provisional del RI que designa la UE o a España.

Designación de la UE

Tenga en cuenta que la tasa de designación de un RI que designe la Unión Europea por medio de esta ruta, puede ser más costosa que si se presentase una marca de la UE directamente ante la EUIPO.

Representación ante la OMPI

Se requiere que todas las personas físicas o jurídicas fuera de la UE y los de la UE sin un domicilio en España, o los miembros de la UE sin un domicilio español para notificaciones deberán nombrar a un representante local. Aquellos que no sean miembros de la UE siempre necesitarán ser representados por un Agente oficial colegiado de la Propiedad Industrial (no bastaría un mero representante). Tenga en cuenta que cuando la solicitud de marca de la UE sea impugnada u objetada, el solicitante podrá ser invitado a nombrar a un representante europeo acreditado para responder al rechazo provisional; si éste no tuviera un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Unión Europea. ¡Estaremos encantados de ser tu agente! Puedes consultarnos acerca de nuestra representación y de los servicios asociados.

Presentación de la marca básica nacional o regional

En primer lugar, tu marca debe ser solicitada o registrada en su Oficina de origen: Si usted reside en España, deberá presentar una marca española o bien una solicitud de marca de la UE.

Solicitud Internacional

El registro internacional debe solicitarse a través de la misma Oficina de origen, indicando los países miembros de la Unión de Madrid en los que quieras proteger tu marca, y entonces la solicitud se transmitirá a la Oficina Internacional de la OMPI, publicándose su solicitud en la Gaceta de Marcas Internacionales, de periodicidad semanal.

Transmisión de la solicitud

La OMPI enviará tu solicitud de marca internacional a cada Oficina nacional de marcas conforme a los países que haya designado, y cada solicitud será gestionada de acuerdo con el procedimiento de registro habitual del país.

Examen por cada Oficina

En esta etapa, tu solicitud será examinada en cuanto a los motivos de denegación, que pueden ser señalados ​​por la Oficina nacional o regional, o también podrá ser impugnada por terceros. Como resultado, tu marca podrá o no ser registrada en algunos países. Si estas oficinas nacionales de marcas elegidas no indicasen un rechazo provisional en un período de tiempo determinado (generalmente en 12 o 18 meses desde la fecha de solicitud), la marca será registrada definitivamente, válida y con efectos legales en esos países. Cualquier procedimiento tras un rechazo, como la revisión, recurso o la contestación a una oposición, deberá realizarse directamente ante la Oficina designada en cuestión, aunque esta oficina nacional enviará una declaración a la OMPI una vez que concluya todos los tramites, indicando la situación del rechazo provisional; de confirmación, de rechazo o de retirada total o parcial, la cual se publicará en la Gaceta Internacional.

Gestión futura de los RI

Las renovaciones, las designaciones posteriores de Oficinas nacionales, los cambios en el registro, etc., también son trámites fáciles de gestionar ante la OMPI.

¿Qué puede registrarse?

Una marca internacional debe contener una representación de la marca, que debe ser idéntica a la solicitud o registro básico; la lista de países designados en los que la marca ha de ser protegida y la lista de los productos y servicios que la marca deberá cubrir, que deben ser idénticos o en su caso menores que los listados en la solicitud o registro básico.

¿Quién puede solicitar?

Una marca internacional puede ser presentada únicamente por personas físicas o jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, o estén domiciliados, o sean nacionales de un estado contratante del Sistema de Madrid, o que tengan un establecimiento, o su domicilio en el territorio de una Oficina regional que sea parte del Protocolo, o nacionales de un país cubierto por dicha Oficina regional. Las personas físicas o jurídicas sin esta conexión exigida de establecimiento, domicilio o nacionalidad con un miembro de esta unión, no podrán utilizar este sistema.

Uso obligatorio.

Habrá que atenerse a lo exigido por cada Oficina nacional designada y a su competencia para cumplir con el uso obligatorio; sin embargo, éste deberá realizarse generalmente dentro de los cinco años a partir de la fecha de registro.

Validez de un RI. Los derechos exclusivos de un registro internacional se otorgarán por diez años renovables indefinidamente por períodos ulteriores de diez años. Los derechos de una marca internacional parten desde la fecha de solicitud de registro en los países designados.

Renovaciones

Los registros internacionales podrán renovarse para todas las Oficinas designadas o sólo para algunas de ellas.

Información y requisitos para solicitar un registro internacional de marca:

• Nombre completo y dirección del solicitante(s)-titular(es).
• Nacionalidad o país de establecimiento del solicitante(s)-titular(es).
• Nº de identificación fiscal (NIF/NIE), sólo si el solicitante es español, residente o está establecido en un país de la UE.
• Información completa y detallada de la solicitud o registro de marca base o (nacional o regional) sobre la que se basará el RI.
• Listado de los países que desea designar del Sistema de Madrid.
• Clases de Niza a ser solicitadas que previamente fuesen incluidas en la marca básica.
• Datos de la solicitud nacional prioritaria de laque haya que reivindicar una prioridad dentro los 6 meses desde la fecha de la solicitud, junto con el certificado de prioridad.
• Instrucciones sobre cómo deberemos proceder y aprobación de los costes estimados.
• Pago por adelantado de la factura emitida por transferencia bancaria.
• Poder de agente firmado por el solicitante (sin legalización), requerido por la Oficina.