Cómo perder una marca registrada y cómo evitarlo: la importancia de demostrar el uso efectivo de tu marca

Introducción

Registrar o ir renovando una marca no garantiza su protección indefinida. La legislación española y europea exigen que las marcas registradas se usen efectivamente en el mercado. De lo contrario, pueden ser objeto de sanción de caducidad por falta de uso, si la insta la parte interesada durante el procedimiento de cancelación por una supuesta falta de uso o como defensa ante una demanda. Aquí explicamos qué significa realmente usar una marca, qué pruebas sirven para acreditarlo y cómo evitar perder un registro por no poder demostrarlo.

Qué significa usar una marca de forma efectiva

El uso efectivo de una marca implica su utilización real y continuada para distinguir productos o servicios en el mercado. No basta con mantenerla en el registro ni con realizar acciones simbólicas. Según la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el uso debe ser público, comercial y verificable, proporcional al tamaño de la empresa, y para los productos o servicios que define.

Legislación española

En España y según la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (modificado por el art. 1.10 del Real Decreto-ley 23/2018), en su Artículo 59. Examen de la solicitud de nulidad y caducidad

2.A instancia del titular de la marca impugnada, el titular de la marca anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, tal como establece el artículo 39, para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y en los que se basa la solicitud de nulidad, o de que han existido causas justificativas para la falta de uso, a condición de que el procedimiento de registro de la marca anterior haya finalizado al menos cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

3. Si en la fecha de presentación de la solicitud o en la fecha de prioridad de la marca impugnada, hubiera expirado el plazo de cinco años durante el cual la marca anterior debía haber sido objeto de un uso efectivo conforme a lo previsto en el artículo 39, el titular de la marca anterior, además de la prueba exigida en virtud del apartado 2 del presente artículo, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o a la fecha de prioridad de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, o de que han existido causas justificativas para su falta de uso.

4. En el supuesto contemplado en el apartado 2, y si se cumplen los requisitos previstos en el mismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas dará traslado de la petición al titular de la marca anterior para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente la correspondiente prueba de uso conforme a lo previsto en los apartados 2 y 3. La Oficina así mismo dará traslado al titular de la marca impugnada de la prueba presentada para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente sus alegaciones.

5. A falta de las pruebas a que se refieren los apartados 2 y 3, la solicitud de nulidad basada en una marca anterior se desestimará.

6. Si la marca anterior se ha utilizado conforme a lo dispuesto en el artículo 39, solamente para una parte de los productos o servicios para los que estuviera registrada, a efectos del examen de la solicitud de nulidad, se considerará registrada solamente para dicha parte de los productos o servicios.

7. Los apartados 2 a 6 del presente artículo serán de aplicación también cuando la marca anterior sea una marca de la Unión. En tal caso, el uso efectivo de una marca de la Unión se determinará de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001.

Legislación europea

En la UE y según indica el Reglamento (UE) 2017/1001, que regula la marca de la Unión Europea, y en su Artículo 58 Causas de caducidad:

1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

b) si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada;

c) si, a consecuencia del uso de la marca que haga su titular o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.

Tipos de pruebas válidas para demostrar el uso de una marca

A la hora de responder a una acción de caducidad, no basta con demostrar la existencia de la marca. Es necesario acreditar su uso real mediante documentos fehacientes. Las pruebas más habituales y útiles, aunque no se detallan de manera exhaustiva, son las siguientes:

1. Prueba mediante facturas

Las facturas son una de las pruebas más sólidas. Deben incluir el nombre o logotipo de la marca, describir el producto o servicio prestado e identificado con ella y reflejar operaciones reales en el territorio correspondiente.

2. Prueba mediante albaranes y catálogos

Los albaranes y catálogos comerciales que muestren el uso de la marca, especialmente cuando se asocian a entregas o pedidos, pueden reforzar la prueba del uso. Es importante que estén fechados y vinculados con el producto o servicio protegido.

3. Prueba por servicios profesionales

En el caso de servicios, deben aportarse contratos, facturas o comunicaciones comerciales en las que se utilice la marca en el contexto real del servicio. Por ejemplo, informes, dictámenes o documentos emitidos bajo la denominación de la marca.

4. Prueba sujeta a secreto profesional

Si ciertos documentos están sujetos a confidencialidad, puede aportarse una versión redactada o un resumen notarial que certifique su autenticidad sin vulnerar la privacidad de las partes.

5. Prueba de uso en Internet

Las capturas de páginas web, redes sociales o plataformas de venta en línea donde se comercialicen los productos o servicios bajo la marca son también válidas. Conviene aportar evidencia de las fechas de publicación mediante servicios de certificación o herramientas de archivo web.

6. Prueba mediante publicidad y promoción

Anuncios en medios impresos o digitales, campañas publicitarias, folletos y material promocional que muestren la marca en uso son elementos probatorios clave. Es recomendable incluir ejemplares con fechas, soportes y alcance geográfico.

7. Prueba mediante material físico o señalización

Fotografías de rótulos, envases, luminosos o material corporativo donde figure la marca ayudan a demostrar su presencia real en el mercado.

Errores frecuentes que pueden invalidar la prueba

En la práctica, muchos titulares de marcas pierden sus derechos no por falta de uso, sino por falta de pruebas adecuadas. Algunos errores comunes son:

• Facturas sin referencia a la marca o con membrete distinto.
• Recortes de prensa sobre la reputación del titular, pero sin mención al uso de la marca.
• Documentos con los datos de clientes o territorios tachados (pretendiendo privacidad), impidiendo identificar el ámbito geográfico del uso.
• Acreditaciones, diplomas o premios sin relación con la marca registrada.

Auditoría de uso de marca: una herramienta preventiva

Para evitar problemas de caducidad, es recomendable realizar una auditoría periódica del uso de cada marca. Este servicio permite revisar la documentación disponible, verificar su validez y crear un dossier probatorio actualizado que pueda presentarse ante la OEPM o la EUIPO en caso necesario.

Nuestra auditoría también puede ayudarle a identificar posibles debilidades: evolución que ha modificado la apariencia y/o denominación de la marca, ausencia de facturas con la marca, falta de coherencia en el uso del logotipo, o prestación de servicios en España a clientes extranjeros sin mención territorial. También inadecuada o desactualizada definición de productos o servicios. Todo ello puede corregirse antes de enfrentarse a un posible procedimiento de caducidad.

Conclusión

Demostrar el uso efectivo de una marca no es un mero trámite, sino una obligación legal esencial para conservar los derechos exclusivos. Mantener registros actualizados y coherentes facilita defender la marca ante una acción de caducidad y refuerza su posición frente a terceros. La prevención y la buena gestión documental son la mejor estrategia para proteger el valor de una marca registrada.

En ABECSA ayudamos a empresas y profesionales a documentar y defender el uso efectivo de sus marcas. Contacta con nosotros para auditar el uso de tu marca y garantizar su plena validez. Es importante que solicites nuestra ayuda para valorar la fortaleza de tus marcas.