Marcas Internacionales

Registro de Marcas Internacionales (OMPI)


Registro internacional de marcas (OMPI). El Sistema de Madrid facilita la presentación y protección de una única solicitud de Registro Internacional de Marca (RI), que abarca un gran número de países industrializados de todo el mundo, en la actualidad hasta 100 estados, entre ellos España y toda la Unión Europea, siendo mucho más rentable que la protección por separado en cada país. Es un sistema centralizado para el registro de marcas en múltiples oficinas nacionales que usted decida designar, basándola solo en una solicitud o registro de marca básica en la Oficina de origen, ya sea nacional (una marca española o en cualquier otro país parte en el Sistema de Madrid) o en la Oficina regional de la EUIPO (una marca de la Unión Europea).

El registro de marcas internacionales es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede en Ginebra, Suiza, y el Sistema de Madrid se rige por medio de los dos siguientes tratados:

 

 

El Acuerdo de Madrid. Para los países que sólo firmaron el Acuerdo, que son una pequeña minoría de países que requieren concesión definitiva de marca en su país de origen. Estos países pueden ser designados mediante el pago de una tasa de designación muy atractiva y fija (una tasa suplementaria o complementaria).

El Protocolo de Madrid. Para las partes contratantes que firmaron el Protocolo, siendo la mayoría, exigirán que su solicitud de marca haya sido presentada en su Oficina de origen, si no se ha concedido aún. Estos estados o regiones pueden cubrirse mediante el pago de una tasa de designación individual diferente, aunque razonable, fijada por la Oficina en cuestión.

La siguiente lista de países que ratificaron el Acuerdo y el Protocolo de Madrid y que pueden ser designados por una marca internacional está en continuo crecimiento. -Estado a 13 de octubre de 2017-

Oficina Nacional/Regional. (Total 100) Continente Estado del Acuerdo (55) y/o del Protocolo (100)
OA (OAPI) Organización Africana de la Propiedad Intelectual África-OA (P)
OA-BJ Benín África-OA (0)
OA-BF Burkina Faso África-OA (0)
OA-CF Republica Centro Africana África-OA (0)
OA-TD Chad África-OA (0)
OA-CG Congo, Rep. Dem. del África-OA (0)
OA-KM Comoros África-OA (0)
OA-CI Côte d’Ivoire- Costa de Marfil África-OA (0)
OA-CM Camerún África-OA (0)
OA-GA Gabón África-OA (0)
OA-GN Guinea África-OA (0)
OA-GQ Guinea Ecuatorial África-OA (0)
OA-GW Guinea-Bissau África-OA (0)
OA-ML Malí África-OA (0)
OA-MR Mauritania África-OA (0)
OA-NE Niger África-OA (0)
OA-SN Senegal África-OA (0)
OA-TG Togo África-OA (0)
BW Botsuana África (P)
DZ Argelia África (A+P)
EG Egipto África (A+P)
GH Ghana África (P)
GM Gambia África (P)
KE Kenia África (A+P)
LR Liberia África (A+P)
LS Lesoto África (A+P)
MA Marruecos África (A+P)
MG Madagascar África (P)
MZ Mozambique África (A+P)
NA Namibia África (A+P)
RW Ruanda África (P)
SD Sudán África (A+P)
SL Sierra Leona África (A+P)
SZ Suazilandia África (A+P)
TN Túnez África (P)
ZM Zambia África (P)
ZW Zimbabwe África (P)
AG Antigua y Barbuda América Central (P)
CO Colombia América, Sud (P)
CU Cuba América, Centro (A+P)
MX México América, Norte (P)
ST Santo Tomé y Príncipe América, Centro (P)
US Estados Unidos de América América, Norte (P)
AM Armenia Asia (A+P)
AZ Azerbaiyán Asia (A+P)
BH Bahrein Asia, O. Medio (P)
BN Brunei Darussalam Asia (P)
BT Bhután Asia (A+P)
CN China (No incluye Hong Kong o Macao) Asia (A+P)
GE Georgia Asia (P)
IL Israel Asia, O. Medio (P)
EN India Asia (P)
IR Irán (Rep. Islámica de) Asia, O. Medio (A+P)
JP Japón Asia (P)
KG Kirguistán Asia (A+P)
KH Camboya Asia (P)
KP Rep. Pop. Dem. de Corea Asia (A+P)
KR República de Corea Asia (P)
KZ Kazajstán Asia (A+P)
LA Rep. Dem. Pop. Laos Asia (P)
MN Mongolia Asia (A+P)
OM Omán Asia, O. Medio (P)
PH Filipinas Asia (P)
SG Singapur Asia (P)
SY República Árabe Siria Asia, O. Medio (P)
TH Tailandia Asia (P)
TJ Tayikistán Asia (A+P)
TM Turkmenistán Asia (P)
TR Turquía Asia, O. Medio (P)
UZ Uzbekistán Asia (P)
VN Vietnam Asia (A+P)
MUE (EUIPO) Marca de la Unión Europea UE (P)
MUE-AT Austria UE (A+P)
MUE-BE Bélgica-Benelux UE (A+P)
MUE-BG Bulgaria UE (A+P)
MUE-CY Chipre UE (A+P)
MUE-CZ República Checa UE (A+P)
MUE-DE Alemania UE (A+P)
MUE-DK Dinamarca (Incluye GL Groenlandia y FO las Islas Faroe) UE (P)
MUE-EE Estonia UE (P)
MUE-ES España UE (A+P)
MUE-FI Finlandia UE (P)
MUE-FR Francia (Incluye los departamentos y territorios de ultramar) UE (A+P)
MUE-GB Reino Unido (Incluye IM la Isla de Man) UE (P)
MUE-GR Grecia UE (P)
MUE-HR Croacia
UE (A+P)
MUE-HU Hungría UE (A+P)
MUE-IE Irlanda UE (P)
MUE-IT Italia UE (A+P)
MUE-LT Lituania UE (P)
MUE-LU Luxemburgo-Benelux UE (A+P)
MUE-LV Letonia UE (A+P)
MUE-MT Malta UE (0)
MUE-NL Países Bajos-Benelux UE (A+P)
MUE-PL Polonia UE (A+P)
MUE-PT Portugal UE (A+P)
MUE-RO Rumanía
UE (A+P)
MUE-SE Suecia UE (P)
MUE-SI Eslovenia UE (A+P)
MUE-SK Eslovaquia UE (A+P)
AL Albania Europa (A+P)
BA Bosnia y Herzegovina Europa (A+P)
BY Bielorrusia Europa (A+P)
CH Suiza Europa (A+P)
IS Islandia Europa (P)
LI Liechtenstein Europa (A+P)
MC Mónaco Europa (A+P)
MD República Moldava Europa (A+P)
ME Montenegro Europa (A+P)
MK Macedonia (ex República Yugoslava de) Europa (A+P)
NO Noruega Europa (P)
RS Serbia Europa (A+P)
RU Rusia Europa (A+P)
SM San Marino Europa (A+P)
UA Ucrania Europa (A+P)
AU Australia Oceanía (P)
NZ Nueva Zelanda Oceanía (P)

Este sistema no podrá ser utilizado para proteger una marca en país fuera de la Unión de Madrid.

 

Los siguientes países no pertenecen a la Unión de Madrid, por lo que la marca deberá protegerse separadamente en cada uno, de forma individual.

Países/ Oficinas Nacionales que deben ser protegidas separadamente Continente
AO Angola África
BI Burundi África
CV Cabo Verde África
DJ Djibouti África
EH Sahara Occidental
África
ER Eritrea África
ET Etiopía África
LY Libia África
MU Mauritania África
MW Malawi África
NG Nigeria África
SC Seychelles África
TZ Tanzania África
UG Uganda África
ZA Sudáfrica África
AI Anguilla América, Centro
AW Aruba América, Centro
BB Barbados América, Centro
BM Bermuda América, Centro
BS Bahamas América, Centro
BZ Belize América, Centro
CR Costa Rica América, Centro
CW Curaçao América, Centro
DM Dominica América, Centro
DO República Dominicana
América, Centro
GD Granada América, Centro
GT Guatemala América, Centro
HN Honduras América, Centro
HT Haití América, Centro
JM Jamaica América, Centro
KN Saint Kitts and Nevis América, Centro
KY Islas Caimán
América, Centro
LC Santa Lucía América, Centro
MS Montserrat América, Centro
NI Nicaragua América, Centro
PA Panamá América, Centro
SV El Salvador América, Centro
SX Sint Maarten América, Centro
TC Turks and Caicos América, Centro
TT Trinidad y Tobago América, Centro
VC San Vicente y las Granadinas América, Centro
VG Islas Vírgenes Británicas (UK) América, Centro
CA Canadá América, Norte
AR Argentina América, Sud
BO Bolivia América, Sud
BR Brasil América, Sud
CL Chile América, Sud
EC Ecuador América, Sud
FK Islas Malvinas (Falkland)
América, Sud
GY Guayana América, Sud
PE Perú América, Sud
PY Paraguay América, Sud
SR Suriname América, Sud
UY Uruguay América, Sud
VE Venezuela América, Sud
BD Bangladesh Asia
HK Hong Kong, Región Especial Administrativa de la Rep. Pop. China
Asia
ID Indonesia Asia
LK Sri Lanka Asia
MM Myanmar Asia
MO Macao Asia
MV Maldivas Asia
MY Malasia Asia
NP Nepal Asia
PK Pakistán Asia
TW Taiwán, Provincia de China Asia
AE Emiratos Árabes Unidos
Asia, Oriente Medio
AF Afghanistán Asia, Oriente Medio
IQ Iraq Asia, Oriente Medio
JO Jordania Asia, Oriente Medio
KW Kuwait Asia, Oriente Medio
LB Líbano Asia, Oriente Medio
QA Qatar Asia, Oriente Medio
SA Arabia Saudita
Asia, Oriente Medio
YE Yemen Asia, Oriente Medio
AD Andorra Europa
JE Jersey Europa
FJ Fiji Oceanía
MP Islas Marianas del Norte
Oceanía
PG Papua y Nueva Guinea Oceanía
TO Tonga Oceanía
WS Samoa Oceanía

 

Aspectos principales del registro internacional de marcas. Si desea proteger su marca en otros países del mundo, este sistema de designación múltiple puede ser muy útil y razonable en lo que a costes se refiere, sobre todo si se trata de varios países de la Unión de Madrid, considerando que las tasas de solicitud locales serían elevadas si solicitase la marca directamente en cada país y hubiera que seguir por separado el procedimiento ante cada Oficina nacional.

Idioma de presentación. Una marca internacional puede presentarse en cualquiera de los tres idiomas; inglés, francés o español.

Solicitudes multiclase. Una solicitud de marca internacional permite incluir tantas clases como tenga el registro base.

Sistema Centralizado. Las marcas internacionales del Sistema de Madrid son gestionadas por una sola oficina; la OMPI. Tras el registro definitivo de la marca internacional, este sistema también simplificará su designación posterior de otros países además de las renovaciones, los cambios de nombre o dirección del titular o las transferencias de titularidad, que serán inscritas por la OMPI. Asimismo, este sistema permite  transferencias para sólo algunos de los países designados, o de sólo una parte de los productos o servicios, o limitar la lista de productos y servicios con respecto a sólo algunas de las Oficinas designadas, gestionando la OMPI estos trámites. El Sistema de Madrid sustituye el registro nacional en cada uno de estos países y por tanto el registro de marca internacional consistiría en un conjunto de registros de marcas nacionales.

Procedimientos ante las oficinas nacionales y regionales. Aunque la marca internacional consistirá en una sola solicitud, este no es un sistema unitario, lo que significa que los procedimientos de examen y de oposición serán gestionados por cada Oficina nacional o regional y su protección puede ser rechazada por alguna de las Oficinas designadas o puede ser limitada o renunciada únicamente para ciertos estados designados. Además, las acciones de cancelación o cualquier acción por infracción de una marca internacional deberán instarse por separado en cada uno de los países en cuestión.

Dependencia de la marca básica. Una marca internacional dependería de la marca de base en su Oficina de origen durante un período de 5 años tras su fecha de concesión, lo que significa que si su marca básica regional o nacional fuese denegada, retirada o cancelada, el registro internacional también dejará de tener efecto. Después de la expiración del mencionado período de 5 años, el registro internacional será totalmente independiente de la marca de básica.

Cómo podemos ayudarle. Los servicios de valor añadido que ofrecemos sobre marcas internacionales se resumen seguidamente:

Planificación de su estrategia. Podemos ayudarle a planear su estrategia de protección de propiedad industrial en los territorios de interés, conforme a sus necesidades y presupuesto, pero siempre tratando de conseguir la protección más amplia posible además de evitar aquellos errores comunes de presentación que supongan una amenaza para la validez de sus derechos en el futuro.

Búsqueda de viabilidad gratuita. Llevaremos a cabo una búsqueda básica gratuita en todos los registros europeos o una búsqueda exhaustiva en profundidad en múltiples territorios para ayudarle a encontrar una marca viable para su nuevo producto o servicio antes de solicitar la marca internacional y antes de que empiece a usar este nombre, mediante la comprobación de marcas anteriores potencialmente conflictivas con la suya, revisando si son idénticas o similares. Nuestro servicio de búsquedas previas puede ahorrarle tiempo, costes y esfuerzos innecesarios de diseño, de publicidad o promoción así como evadirle de su responsabilidad legal por usar erróneamente un nombre muy similar al registrado como marca por otra empresa, asesorándole sobre el posible riesgo de infracción si usase un signo concreto.

Presentación. Presentaremos la solicitud de marca internacional en su nombre si estuviese disponible, pronosticando los aspectos relevantes y la forma correcta en la que debe ser solicitada: las clases de productos y/o servicios, diseño, colores, etc. Tenemos tarifas fijas para el registro y seguimiento de marcas internacionales que le permitirá prever los costes estimados de protección en España.

Restricción: Sólo podremos presentar una marca internacional en su nombre si usted o su empresa tiene un domicilio o establecimiento industrial o comercial que sea real y efectivo en el territorio español (en base a una marca española) o en otro país de la Unión Europea (en base a una marca de la UE). De no tener dicho domicilio, la presentación deberá hacerse desde la Oficina del país de origen del titular y sólo podremos intervenir en la representación de la parte española o de la marca de la UE, cuando alguna de nuestras jurisdicciones sean designadas por la marca internacional.

Seguimiento. Haremos un seguimiento de la solicitud de la marca internacional hasta su resolución final, informándole debidamente de toda comunicación oficial que recibamos de la OMPI, o coordinaremos a través de nuestro asociado local de la Oficina designada, las notificaciones de incidencias y asesoramiento preliminar sobre cada paso a seguir, si fuese necesario, enviándole las publicaciones y avisos de todos los plazos a tener en cuenta, incluyendo recordatorios y vencimientos de su próxima renovación.

Defensa. – Acciones oficiales. Si su marca internacional tuviese un rechazo provisional por cualquier Oficina nacional señalando defectos formales o si un tercero se opusiera a ella, así como si desea oponerse a una solicitud conflictiva, podremos coordinar la defensa a mediante nuestro corresponsal asociado para responder a la acción oficial donde su marca fuese objetada o impugnada, si fuera necesario, durante el examen de oficio o el procedimiento de oposición y recurso, o podremos defender directamente su registro internacional cuando designe España o la Unión Europea si el registro internacional fuese objetado o impugnado durante el procedimiento administrativo. – Litigios. En procedimientos de infracción de derechos de marca o de competencia desleal, podremos representar y defender ya sea al demandante o al demandado ante los Tribunales españoles y europeos.

Servicios de vigilancia. Podemos ofrecerle un servicio de vigilancia de suscripción anual sobre aquellos países y territorios designados por la marca internacional, manteniéndonos atentos a lo que terceros intentan registrar. Si detectásemos una nueva solicitud publicada que fuese conflictiva o incompatible con su derecho anterior, seguidamente, le enviaremos un aviso proponiéndole la oposición dentro del plazo habilitado.

Otras acciones. Podremos gestionar cualquier asunto relacionado con marcas internacionales como la inscripción de licencias, cambio de nombres y transferencias de titular.

Registros internacionales que designan a la Unión Europea o España. Los RI que designen la UE (Protocolo de Madrid) tendrán el mismo efecto legal que una marca de la UE y como si ésta fuera presentada directamente ante la EUIPO, la cual deberá seguir el mismo proceso y cumplir con los mismos requisitos. La Oficina Internacional de la OMPI requerirá a la EUIPO, al igual que a todas las Oficinas nacionales, que un rechazo provisional basado en motivos absolutos o en una oposición de un tercero, sea notificada a la Oficina Internacional por la EUIPO en el plazo habitual de 12 meses o en un plazo de 18 meses por la Oficina española OEPM, y la OMPI notificará al titular de esta incidencia junto con el plazo fijado por la Oficina designada permitiéndole remediar cualquier deficiencia o responder a esta acción oficial en defensa del rechazo provisional del RI que designa la UE o a España.

Designación de la UE. Tenga en cuenta que la tasa de designación de un RI que designe la Unión Europea por medio de esta ruta, puede ser más costosa que si se presentase una marca de la UE directamente ante la EUIPO.

Representación ante la OMPI. Se requiere que todas las personas físicas o jurídicas fuera de la UE y los de la UE sin un domicilio en España, o los miembros de la UE sin un domicilio español para notificaciones deberán nombrar a un representante local. Aquellos que no sean miembros de la UE siempre necesitarán ser representados por un Agente oficial colegiado de la Propiedad Industrial (no bastaría un mero representante). Tenga en cuenta que cuando la solicitud de marca de la UE sea impugnada u objetada, el solicitante podrá ser invitado a nombrar a un representante europeo acreditado para responder al rechazo provisional; si éste no tuviera un domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en la Unión Europea. ¡Estaremos encantados de ser su agente! Puede consultarnos acerca de nuestra representación y de los servicios asociados.

Principales fases del procedimiento de un registro marca internacional utilizando el Sistema de Madrid.

  1. Presentación de la marca básica nacional o regional. En primer lugar, su marca debe ser solicitada o registrada en su Oficina de origen: Si usted reside en España, deberá presentar una marca española o bien una solicitud de marca de la UE.
  2. Solicitud Internacional. El registro internacional debe solicitarse a través de la misma Oficina de origen, indicando los países miembros de la Unión de Madrid en los que quiera proteger su marca, y entonces la solicitud se transmitirá a la Oficina Internacional de la OMPI, publicándose su solicitud en la Gaceta de Marcas Internacionales, de periodicidad semanal.
  3. Transmisión de la solicitud. La OMPI enviará su solicitud de marca internacional a cada Oficina nacional de marcas conforme a los países que haya designado, y cada solicitud será gestionada de acuerdo con el procedimiento de registro habitual del país.
  4. Examen por cada Oficina. En esta etapa, su solicitud será examinada en cuanto a los motivos de denegación, que pueden ser señalados ​​por la Oficina nacional o regional, o también podrá ser impugnada por terceros. Como resultado, su marca podrá o no ser registrada en algunos países. Si estas oficinas nacionales de marcas elegidas no indicasen un rechazo provisional en un período de tiempo determinado (generalmente en 12 o 18 meses desde la fecha de solicitud), la marca será registrada definitivamente, válida y con efectos legales en esos países. Cualquier procedimiento tras un rechazo, como la revisión, recurso o la contestación a una oposición, deberá realizarse directamente ante la Oficina designada en cuestión, aunque esta oficina nacional enviará una declaración a la OMPI una vez que concluya todos los tramites, indicando la situación del rechazo provisional; de confirmación, de rechazo o de retirada total o parcial, la cual se publicará en la Gaceta Internacional.
  5. Gestión futura de los RI. Las renovaciones, las designaciones posteriores de Oficinas nacionales, los cambios en el registro, etc., también son trámites fáciles de gestionar ante la OMPI.

Información general sobre marcas internacionales.

¿Qué puede registrarse? Una marca internacional debe contener una representación de la marca, que debe ser idéntica a la solicitud o registro básico; la lista de países designados en los que la marca ha de ser protegida y la lista de los productos y servicios que la marca deberá cubrir, que deben ser idénticos o en su caso menores que los listados en la solicitud o registro básico.

¿Quién puede solicitar? Una marca internacional puede ser presentada únicamente por personas físicas o jurídicas que tengan un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, o estén domiciliados, o sean nacionales de un estado contratante del Sistema de Madrid, o que tengan un establecimiento, o su domicilio en el territorio de una Oficina regional que sea parte del Protocolo, o nacionales de un país cubierto por dicha Oficina regional. Las personas físicas o jurídicas sin esta conexión exigida de establecimiento, domicilio o nacionalidad con un miembro de esta unión, no podrán utilizar este sistema.

Uso obligatorio. Habrá que atenerse a lo exigido por cada Oficina nacional designada y a su competencia para cumplir con el uso obligatorio; sin embargo, éste deberá realizarse generalmente dentro de los cinco años a partir de la fecha de registro.

Validez de un RI. Los derechos exclusivos de un registro internacional se otorgarán por diez años renovables indefinidamente por períodos ulteriores de diez años. Los derechos de una marca internacional parten desde la fecha de solicitud de registro en los países designados.

Renovaciones. Los registros internacionales podrán renovarse para todas las Oficinas designadas o sólo para algunas de ellas.

Información y requisitos para solicitar un registro internacional de marca:

  • Nombre completo y dirección del solicitante(s)-titular(es).
  • Nacionalidad o país de establecimiento del solicitante(s)-titular(es).
  • Nº de identificación fiscal (NIF/NIE), sólo si el solicitante es español, residente o está establecido en un país de la UE.
  • Información completa y detallada de la solicitud o registro de marca base o (nacional o regional) sobre la que se basará el RI.
  • Listado de los países que desea designar del Sistema de Madrid.
  • Clases de Niza a ser solicitadas que previamente fuesen incluidas en la marca básica.
  • Datos de la solicitud nacional prioritaria de laque haya que reivindicar una prioridad dentro los 6 meses desde la fecha de la solicitud, junto con el certificado de prioridad.
  • Instrucciones sobre cómo deberemos proceder y aprobación de los costes estimados.
  • Pago por adelantado de la factura emitida por transferencia bancaria.
  • Poder de agente firmado por el solicitante (sin legalización), requerido por la Oficina.

Contáctenos a través de nuestro formulario de contacto y prepare una lista de los países que desearía designar una protección para examinar su caso y darle los costes estimados o si necesita asesoramiento para cualquier cuestión sobre el RI de marca como:

  • Registrar su marca mediante la designación de varios países del Sistema de Madrid o la extensión de un RI por designación posterior a otros países, o desea una búsqueda de anterioridades o un servicio de vigilancia de marcas.
  • Ser representado por nuestro agente en su solicitud o registro internacional de marca.
  • Oponerse a un registro internacional de marca solicitado por otro.
  • Defender su RI de objeciones oficiales, oposiciones, recursos o acciones de cancelación.
  • Emprender acciones legales contra otra persona o empresa que esté usando su marca en algunos países del Sistema de Madrid sin su consentimiento.
  • Renovar su RI de marca por un período adicional de 10 años.
  • Licenciar su RI o transferir la titularidad de la marca internacional a otro.

Confidencialidad. Convendrán o divulgar previamente sus planes de protección de marca a fin de evitar que otros la registren antes. Sin embargo, puede comentarlos con nosotros de manera segura, porque como agente oficial y como abogados colegiados, cualquier información que nos revele o intercambie con nosotros deberá ser tratada de forma totalmente confidencial, garantizándose el secreto profesional y que utilizaremos estrictamente para el propósito o el servicio necesario que nos instruya para efectuar en su nombre.

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